Marka Tescili Açısından İşaretin Somut Ayırt Ediciliğinin Değerlendirilmesi

I. ÖZET

Değerlendirmekte olduğumuz karar, davacı tarafın yapmış olduğu marka tescil başvurusunun Türk Patent ve Marka Kurumu (TPMK) tarafından bazı mal veya hizmetler yönünden kısmen reddedilmesi kararına karşı davacının Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (YİDK) kararının iptali talebini konu almaktadır.

Davacı/başvuru sahibi, “bebeyatmaz+şekil” markasının tescili için TPMK’ya başvurmuş, TPMK bu başvuruyu bazı mal veya hizmet sınıfları yönünden SMK m. 5/1-b, c ve d hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle ilgili mal veya hizmet sınıfları yönünden kısmen reddetmiştir. Bunun üzerine davacı, TPMK açısından nihai karar organı olan YİDK’nın verdiği kararın iptali için dava açmıştır. İlk derece mahkemesi, işaretin ilgili mal veya hizmet sınıfları yönünden ayırt edici olmadığını, tanımlayıcı mahiyette olduğunu, işaretin kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığının da ispat edilemediğini belirtmiş ve davanın reddine karar vermiştir. İstinaf mahkemesi de aynı gerekçelerle davacının istinaf başvurusunu esas yönünden reddetmiştir. Ancak Yargıtay, işaretin ayırt edici niteliğe sahip olduğu gerekçesiyle, istinaf mahkemesi kararının ortadan kaldırılmasına ve ilk derece mahkemesi kararının bozulmasına karar vermiştir.

Kanaatimizce, başvuru konusu işaret bir markada bulunması gereken soyut ayırt ediciliğe sahip olmakla birlikte uyuşmazlığa konu mal veya hizmet sınıfları yönünden somut ayırt ediciliğe sahip değildir. Bu sebeple, Yargıtay’ın vermiş olduğu bozma kararının isabetli olmadığı kanaatindeyiz.

İlgili Kanun Maddeleri: SMK m. 4, SMK m. 5/1-b, c

II. KARAR: Yargıtay 11. HD, T. 2.11.2023, E. 2022/2679, K. 2023/6417

“…I. DAVA

Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkilinin 2018/59748 sayılı "bebeyatmaz+şekil" ibareli marka tescil başvurusunun 20 ve 35. sınıflarda yer alan bir kısım mal ve hizmetler yönünden reddedildiğini, YİDK'na yaptığı itirazın da kabul görmediğini, Türk Dil Kurumu'nun güncel sözlüğünde dahi yer almayan bir ibarenin ayırt edici nitelikte görülmemesinin hatalı olduğunu, ürünün müvekkilince bulunup markalaştırıldığını, ibarenin davacıdan önce kullanılmadığını, markadaki şekil unsurunun da özgün bir görünüm taşıdığını, bir markanın başvuru tarihinden önce kullanılması ve başvuruya konu mal ve hizmetler bakımından kullanım sonucu ayırt edicilik kazanması halinde 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (d) bentlerine göre reddedilemeyeceğini, ürünün tasarım tescilinin müvekkili adına sağlandığını ileri sürerek Türkpatent YİDK'nun 2018-M-10515 sayılı kararının iptalini, marka tescil müracaatının tamamen kabulünü talep etmiştir.

II. CEVAP

Davalı vekili cevap dilekçesinde; başvuruya konu ibarenin bebeklerin devrilmeden oturmalarını sağlayan bir bebek koltuğu olduğunu, tanımlayıcı nitelik taşıdığı, ayırt ediciliğinin bulunmadığını, mal ve hizmetin cinsini çeşidini bildirdiğini, şekil unsurunun ayırt edicilik sağlamadığını, kullanımla ayırt edicilik kazandırıldığının ispatlanamadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI

İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile davacının 2016 ve 2017 yıllarına ait 5 adet fatura ve 2016/00658 sayılı Tasarım Tescil Belgesi sunduğu, söz konusu faturalarda bebek oturağı ürünü satıldığı, tasarım tescil belgesindeki görsellerden de söz konusu tescilin bebek oturma koltuğu ürününe ait olduğu, davacının başvuru tarihinden önce Türkiye’de uzun süre “bebeyatmaz” markasını ayırt edicilik kazanacak şekilde münhasıran kullandığına ilişkin belge sunmadığı, dava konusu “bebeyatmaz” markasının başvuru tarihi itibariyle redde konu mallar/hizmetler üzerinde Türkiye’de uzun süre kullanıldığını ya da tanıtıldığını gösterir herhangi bir belge bulunmadığından, davacının 6769 sayılı Kanun'un 5 inci maddesinin ikinci fıkrasından kaynaklanan hakka sahip olmadığı, ibarenin uyuşmazlığa konu ürün ve hizmetler yönünden ayırt edici nitelik taşımadığı, tanımlayıcı mahiyette olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

IV. İSTİNAF

A. İstinaf Yoluna Başvuranlar

İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davacı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.

B. İstinaf Sebepleri

Davacı vekili istinaf dilekçesinde özetle; müvekkilince oluşturulan markanın ayırt edici nitelik taşıdığını, işaretin davacıdan önce kullanılmadığını, müvekkilinin kullanımla ayırt edicilik kazandırdığını ileri sürerek kararın kaldırılmasını istemiştir.

C. Gerekçe ve Sonuç

Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile bebe yatmaz ürününün, yeni doğan bebeklerin ilk oturma alışkanlıklarını kazandırmak için geliştirilmiş özel bir ürün olduğu, halk arasında bebek destek minderi olarak bilinen bu ürünün, bebeklerin devrilmesini engellediği, ticaret hayatında farklı markalar altında satışa sunulduğu, bu haliyle dava konusu başvuru kapsamından çıkarılan 20. sınıf mallarla, bu malların satışına özgü 35. sınıf perakendecilik hizmetleri yönünden ayırt edici olmadığı gibi tanımlayıcı nitelikte bulunduğu, söz konusu ibareye, başvuru kapsamından çıkarılan mal ve hizmetler yönünden kullanım yoluyla ayırt edicilik kazandırıldığı iddiasının da ispat edilemediği gerekçesiyle davacı vekilinin istinaf başvurusunun esas yönünden reddine karar verilmiştir.

V. TEMYİZ

A. Temyiz Yoluna Başvuranlar

Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davacı vekili temyiz isteminde bulunmuştur.

B. Temyiz Sebepleri

Davacı vekili temyiz dilekçesinde özetle; bilirkişi raporuna itirazlarının ve ek rapor taleplerinin yok sayıldığını, ibarenin müvekkilince bulunduğunu, ilk defa davacı tarafından kullanıldığını, tasarımın da müvekkili adına tescil edildiğini, farklı firmaların ibareyi sonradan kullandıklarını, Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararında belirtildiğine göre bebek destek minderi olarak bilinen ürün için bebeyatmaz ibaresinin tanımlayıcı kabul edilemeyeceğini, işaretin ayırt edicilik taşıdığını, tanımlayıcı olmadığını, tasarım tescilinde dahi ürünün bebek oturma koltuğu olarak tanımlandığını, kelimelerin alışılmışın dışında bir araya getirildiğini, günlük konuşma dilinde kullanılmadığını, şekil unsurunun da özgün bir görünüm taşıdığını, bu yönde bir değerlendirme yapılmadığını, müvekkilinin kullanımla ayırt edicilik kazandırdığını ileri sürerek kararın bozulmasını istemiştir.

C. Gerekçe

1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme

Dava, Türkpatent YİDK kararı iptali istemine ilişkindir.

2. İlgili Hukuk

1. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (6100 sayılı Kanun) 369 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 370 ve 371 inci maddeleri.

2. 6769 sayılı Kanun'un 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası.

3. Değerlendirme

1. Tarafların iddia, savunma ve dayandıkları belgelere, uyuşmazlığın hukuki nitelendirilmesi ile uygulanması gereken hukuk kurallarına, dava şartlarına, yargılamaya hâkim olan ilkelere, ispat kurallarına ve temyiz olunan kararda belirtilen gerekçelere göre davacı vekilinin aşağıdaki paragrafın kapsamı dışındaki temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

2. Dava, Türtpatent YİDK kararının iptali istemine ilişkindir. 6769 sayılı Kanun'un 4 üncü maddesi uyarınca marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir. Marka tescil başvurusuna ve davaya konu marka da "bebeyatmaz+ şekil" ibaresinden oluşmaktadır. İşarette farklı renklerde harfler, özgün karakterler ve m harfi şekil öğesiyle kullanılmıştır. İki kelimenin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. İşaret bütün halde incelendiğinde marka algısının oluştuğu anlaşılmaktadır. Halk arasında bebek destek minderi olarak bilinen ürün ve dava konusu mal ve hizmetler için anılan markanın 6769 sayılı Kanun'un 5 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca marka tescili için mutlak ret nedenleri arasında sayılamayacağı gözetilerek karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamıştır.

VI. KARAR

Açıklanan sebeplerle;

1. Davacı vekilinin bozma kapsamı dışındaki temyiz itirazlarının REDDİNE,

2. Temyiz olunan, İlk Derece Mahkemesi kararına karşı istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin Bölge Adliye Mahkemesi kararının ORTADAN KALDIRILMASINA,

3. İlk Derece Mahkemesi kararının BOZULMASINA,

Peşin alınan temyiz karar harcının istek hâlinde davacıya iadesine,

Dosyanın kararı veren İlk Derece Mahkemesine, bozma kararının bir örneğinin kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine,

02.11.2023 tarihinde oy çokluğuyla karar verildi.”

III. DEĞERLENDİRME

Karara konu uyuşmazlık, davacı tarafından yapılan marka başvurusunda kullanılan işaretin ayırt edici niteliğe sahip olup olmadığı noktasında düğümlenmektedir. Türk marka hukuku açısından, bir işaretin ayırt edici niteliğe sahip olup olmadığı değerlendirilirken iki basamaklı bir inceleme yapılması gerekmektedir. Zira SMK’nın Marka kitabında “ayırt edicilik” terimi iki farklı anlamda kullanılmaktadır.

SMK m. 4’te bir işaretin marka olarak tescil edilebilmesi için ayırt ediciliğe sahip olması gerektiği ifade edilmiştir. Markanın bu anlamda ayırt edici nitelikte olup olmadığı değerlendirilirken markanın kullanılacağı mal veya hizmet sınıfları dikkate alınmaz; işaretin genel anlamda marka olarak algılanabilir olması gerekli ve yeterlidir. Öğretide buna “soyut ayırt edicilik” denilmektedir. Öte yandan, soyut ayırt ediciliği haiz bir işaret belirli mal veya hizmet sınıfları yönünden ayırt edicilikten uzaklaşabilir. Bu durum, SMK m. 5/1-b’de bir mutlak ret nedeni olarak düzenlenmiştir. Dolayısıyla, bir işaretin marka olarak tescil edilebilmesi için başvuruya konu mal veya hizmet sınıfı açısından da ayırt edici niteliği haiz olması gerekir. Buna da “somut ayırt edicilik” adı verilmektedir. Bu bağlamda, işaret ile ilgili mal veya hizmet sınıfı arasında bir ilişkinin kurulabileceği hallerde işaretin SMK m. 5/1-b anlamında ayırt ediciliğinin bulunmadığı sonucuna ulaşılacaktır. Örneğin, Yargıtay, SMK m. 4 anlamında ayırt edici niteliği haiz olan “Teknoloji değişir, aslolan insandır”[1] markasının teknoloji alanında; “Anaokulundan Üniversiteye”[2] markasının ise eğitim sektöründe ayırt edici niteliğe sahip olmadığına hükmetmiştir.

Somut uyuşmazlığa dönecek olursak, başvuru sahibi, TPMK’ya başvurarak “bebeyatmaz+şekil” markasını çeşitli mal veya hizmet sınıflarında tescil ettirmek istemiş fakat bu başvuru 20. ve 35. sınıftaki mal veya hizmetler yönünden kısmen reddedilmiştir. Başvuru sahibinin TPMK açısından nihai karar organı olan YİDK’nın verdiği kararın iptali için açtığı davada, ilk derece mahkemesi ve istinaf mahkemesi, davacıyı haksız bulmuştur. Karar metninde, istinaf mahkemesi kararı şu şekilde özetlenmiştir:

“…Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile bebe yatmaz ürününün, yeni doğan bebeklerin ilk oturma alışkanlıklarını kazandırmak için geliştirilmiş özel bir ürün olduğu, halk arasında bebek destek minderi olarak bilinen bu ürünün, bebeklerin devrilmesini engellediği, ticaret hayatında farklı markalar altında satışa sunulduğu, bu haliyle dava konusu başvuru kapsamından çıkarılan 20. sınıf mallarla, bu malların satışına özgü 35. sınıf perakendecilik hizmetleri yönünden ayırt edici olmadığı gibi tanımlayıcı nitelikte bulunduğu, söz konusu ibareye, başvuru kapsamından çıkarılan mal ve hizmetler yönünden kullanım yoluyla ayırt edicilik kazandırıldığı iddiasının da ispat edilemediği gerekçesiyle davacı vekilinin istinaf başvurusunun esas yönünden reddine karar verilmiştir…”

Buna karşılık Yargıtay, işarette farklı renklerde harflerin, özgün karakterlerin ve m harfinin şekil öğesiyle kullanıldığını, işaretin iki kelimenin bir araya getirilmesiyle oluşturulduğunu belirtmiş ve işaret bütün halde incelendiğinde marka algısının oluştuğu kanaatine ulaşmıştır. Bu gerekçeyle de istinaf mahkemesi kararının ortadan kaldırılmasına ve ilk derece mahkemesi kararının bozulmasına karar vermiştir.

İşaretin marka algısı oluşturması, soyut ayırt ediciliğin tespiti açısından belirleyicidir. Ancak yukarıda da ifade ettiğimiz üzere, bir markanın tescil edilebilmesi açısından soyut ayırt ediciliğin varlığı yeterli değildir. İstinaf kararının özetinden de anlaşılacağı üzere, başvurunun reddedildiği mal veya hizmet sınıfları markada kullanılan işaret ile ilişkilendirilebilecek mal veya hizmetlerdir. Bu sebeple, tescil edilmek istenen markanın SMK m. 5/1-b anlamında ayırt edici niteliğe (somut ayırt ediciliğe) sahip olmadığı kanaatindeyiz. Ayrıca bebek destek minderi ürünleri açısından değerlendirme yapıldığında “bebe yatmaz” ifadesinin ürünün amacının ve özelliğini gösterdiği, başvurunun bu anlamda tasviri nitelik taşıdığı ve ilgili sınıflar yönünden SMK m. 5/1-c hükmüne aykırı olduğu da söylenebilir. Bu çerçevede bakıldığında, verilen Yargıtay kararının isabetli olmadığı kanaatindeyiz.

Son olarak, kararın oy çokluğu ile verildiğini ve bir üyenin karara muhalefet şerhi düştüğünü de belirtmek isteriz. Muhalif üyenin karara katılmamasının gerekçeleri, yukarıda yapmış olduğumuz değerlendirmeler ile paralellik göstermektedir. Muhalefet şerhinin somut uyuşmazlığa ilişkin kısmında şu ifadelere yer verilmiştir:

“…Bu açıklamadan sonra somut olaya gelince, marka olarak tescili istenen işaret “bebeyatmaz + şekil” (markada ki şekil bebek şekli) olup SMK m. 4 kapsamında soyut ayırt ediciliği bulunan ve dolayısıyla marka olabilecek işaretlerden olduğuna kuşku bulunmamaktadır. Ancak tescili istenen mal ve/veya hizmetlerin tamamı yönünden somut ayırt ediciliği bulunmadığı gibi kullanma ile de ayırt edicilik kazanmadığı anlaşılmaktadır. Diğer bir ifade ile dava konusu işaretin marka olarak tescil ettirilmek istendiği bebek oturma koltuğu, bebekler için ana kucakları, parmaklıklı oyun parkları, bebek beşikleri, yürüteçler vs. gibi mal ve hizmetler yönünden somut ayırt ediciliği bulunmamaktadır. O nedenle anılan mal ve hizmetler yönünden marka tescilinde mutlak ret nedeni söz konusudur. Nitekim hem TÜRKPATENT, hem ilk derece mahkemesi ve hem de BAM hukuk dairesi işaretin tasvir edici olduğu mal ve/veya hizmetler yönünden somut ayır ediciliğinin bulunmadığı gibi, kullanma ile de ayırt edici nitelik kazanmadığı tespit ederek dosya kapsamına uygun karar vermiştir…”

[1] Bkz. Yargıtay 11. HD, T. 18.1.2010, E. 2008/9071, K. 2010/407.

[2] Bkz. Yargıtay 11. HD, T. 1.4.2019, E. 2018/1013, K. 2019/2509.

* * *

Konuya ilişkin daha detaylı okuma için bkz. İmirlioğlu, Dilek, Marka Hukukunda Ayırt Edicilik ve Markanın Ayırt Ediciliğinin Zedelenmesi, 2. Baskı, Ankara, 2018; Memişoğlu, Sami Özgür, Marka Hukukunda Mutlak Ret Sebepleri, Ankara, 2019.